1. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.
В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 — 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.
В случае поступления обращения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 настоящего Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.
2. По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. В соответствии с международными договорами Российской Федерации по результатам экспертизы товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации.
3. До принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака или решения о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров, содержащихся в перечне товаров на дату подачи заявки или в перечне, измененном заявителем в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 настоящего Кодекса, заявителю направляется уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям абзаца второго пункта 1 настоящей статьи с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления.
4. Решение о государственной регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака в связи с:
1) поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со статьями 1494, 1495 и 1496 настоящего Кодекса, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;
2) государственной регистрацией в качестве географического указания или наименования места происхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в решении о регистрации;
3) выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, либо выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или более ранним приоритетом товарного знака;
4) изменением заявителя, которое в случае государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Комментарий к Ст. 1499 ГК РФ
1. Второй этап экспертизы заявки на товарный знак, называемый «экспертиза заявленного обозначения», проводится только по обозначениям, прошедшим формальную экспертизу, т.е. по заявкам, принятым к рассмотрению.
2. Задачей второго этапа экспертизы заявки на товарный знак является проверка соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к ее содержанию и оформлению, за исключением тех, которые являются объектом формальной экспертизы, и установление приоритета.
3. В рамках проверки перечня товаров и услуг устанавливают возможность идентификации перечисленных в заявке товаров и услуг с терминами соответствующего класса МКТУ, а также правильность их группировки.
4. В рамках проверки товарного знака на предмет наличия прав с более ранней датой приоритета осуществляется поиск тождественных или сходных до степени смешения обозначений, определяется степень сходства, а также проверяется однородность товаров, содержащихся в заявке, с товарами, в отношении которых зарегистрированы либо заявлены выявленные товарные знаки или обозначения.
Определяя сходство обозначений, руководствуются следующими подходами: если обозначения совпадают во всех элементах, они являются тождественными, если же между ними имеются отдельные отличия, но обозначения ассоциируются друг с другом, они признаются сходными до степени смешения. Однородность товаров определяется путем выявления потенциальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю; при этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и т.д.
При поиске тождественных и сходных обозначений не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых признана недействительной (ст. 1512 ГК) либо прекращена в соответствии со ст. 1514 ГК РФ, заявки на которые отозваны либо по которым приняты решения об отказе в регистрации, когда возможность оспаривания утрачена. Не принимаются во внимание также заявки, по которым в адрес заявителя были направлены уведомления о невозможности регистрации товарного знака в связи с непредставлением документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.
5. Пунктом 3 комментируемой статьи предусматривается направление заявителю уведомления, содержащего результаты проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в частности требованиям, предусмотренным ст. 1477 и п. 1 — 7 ст. 1483 ГК РФ. Установление этой нормы направлено на защиту прав заявителя, оно дает ему дополнительные возможности для обоснования своей позиции в отношении заявленного обозначения, перечня товаров, услуг и т.д.
Доводы заявителя должны быть представлены в течение шести месяцев со дня направления уведомления, а не со дня получения его заявителем, как это предусмотрено при направлении запросов, причем этот срок не продлевается.
6. По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение либо о регистрации товарного знака, либо об отказе в регистрации в качестве товарного знака. При этом решение о регистрации может быть принято как по всем товарам, указанным в заявке, так и в отношении их части.
Если в результате экспертизы, проведенной в соответствии с п. 1 комментируемой статьи, установлено, что обозначение не соответствует по крайней мере одному из требований, предусмотренных ГК РФ для всего перечня товаров и услуг, заявителю направляется решение об отказе в государственной регистрации товарного знака с приведением основанных на положениях Кодекса мотивов отказа в государственной регистрации товарного знака.
7. В п. 4 комментируемой статьи содержится исчерпывающий перечень оснований для пересмотра решения о регистрации товарного знака. Надо отметить, что возможность такого пересмотра направлена в первую очередь на защиту прав третьих лиц, о которых было неизвестно при проведении экспертизы. Вместе с тем права заявителя также являются защищенными, поскольку указанный пересмотр решения возможен только до регистрации товарного знака.
8. В случае поступления заявки, имеющей более ранний приоритет, на тождественное или сходное до степени смешения обозначение, а также при поступлении сведений об этом, приведших к инициированию процедуры пересмотра решения о государственной регистрации товарного знака, по заявке проверяется, произведена ли государственная регистрация товарного знака по пересматриваемой заявке, и проводится дополнительная экспертиза заявленного обозначения. Заявителю направляется уведомление о причинах пересмотра решения, доводах экспертизы и предложение представить ответ экспертизе.
В течение месяца со дня поступления ответа заявителя (или при непредставлении ответа на уведомление экспертизы в установленный срок) принимается решение о государственной регистрации товарного знака. Такое решение касается части товаров и услуг, неоднородных с теми, в отношении которых была подана заявка с более ранним приоритетом. В эти же сроки может быть принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В новом решении заявитель уведомляется о пересмотре ранее принятого решения о государственной регистрации товарного знака с указанием соответствующих причин.
9. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного знака в связи с регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного этому товарному знаку или сходного с ним до степени смешения, осуществляется до государственной регистрации товарного знака. При этом во внимание может быть принято и поступление этих сведений от третьих лиц. В месячный срок со дня поступления ответа заявителя (или при непредставлении ответа на уведомление экспертизы в установленный в нем срок) по пересматриваемой заявке могут быть приняты следующие решения: во-первых, решение о государственной регистрации товарного знака, если заявитель согласился с тем, что элементы обозначения по пересматриваемой заявке, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым наименованием места происхождения товара, будут включены в товарный знак как неохраняемые (при этом заявитель представил доказательства того, что регистрация товарного знака будет осуществлена на имя лица, имеющего право пользования наименованием места происхождения товара); во-вторых, решение об отказе в регистрации товарного знака, если вышеуказанные условия не соблюдены. В новом решении заявитель уведомляется о пересмотре ранее принятого решения по соответствующим причинам.
10. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного знака в связи с выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, или с выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих (полностью или частично) перечней товаров и с тем же или более ранним приоритетом товарного знака осуществляется по выявлении указанных обстоятельств экспертизой или по поступлении сведений об этом от третьих лиц. При выявлении охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих перечней товаров и с тем же приоритетом дополнительная экспертиза проводится в «обычном» порядке. Если заявитель по пересматриваемой заявке представит документально подтвержденные сведения о том, что он оспаривает регистрацию товарного знака в суде, то решение по пересматриваемой заявке не принимается до вступления в силу соответствующего судебного акта. После вступления его в законную силу и в случае отсутствия препятствий для регистрации товарного знака по пересматриваемой заявке принимается решение о государственной регистрации товарного знака.
11. При выявлении заявки, содержащей тождественный товарный знак, или при выявлении охраняемого тождественного товарного знака с более ранним приоритетом в отношении совпадающих перечней товаров дополнительная экспертиза проводится незамедлительно. Заявителю по пересматриваемой заявке направляется уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (п. 3 комментируемой статьи) с разъяснениями причин пересмотра решения о государственной регистрации товарного знака и доводами экспертизы.
12. Пересмотр решения о государственной регистрации товарного знака осуществляется в связи с изменением в заявке сведений о заявителе, приведшим к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Сюда же относятся случаи передачи или перехода права на регистрацию товарного знака вследствие изменения наименования и (или) имени заявителя в соответствии с п. 3 ст. 1497 ГК РФ. Если заявление об изменении заявителя удовлетворяется после принятия решения о государственной регистрации товарного знака, что повлекло за собой возможность введения потребителя в заблуждение, то дополнительная экспертиза заявленного обозначения на соответствие требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ проводится незамедлительно. После проведения экспертизы заявленного обозначения заявителю по пересматриваемой заявке направляется уведомление с разъяснениями причин пересмотра решения о государственной регистрации товарного знака, доводами экспертизы и предложением представить ответ.
13. Решение об отказе в регистрации товарного знака принимается в месячный срок со дня поступления ответа заявителя (или при непредставлении ответа на уведомление экспертизы по пересматриваемой заявке), если доводы заявителя, приведенные в ответе на письмо экспертизы, не снимают препятствий для регистрации заявленного обозначения по пересматриваемой заявке. В решении об отказе в регистрации товарного знака, в частности, заявитель повторно уведомляется о пересмотре ранее принятого решения о государственной регистрации товарного знака по соответствующим причинам и признании его недействительным.
14. Если доводы заявителя, приведенные в ответе на уведомление экспертизы, устраняют выявленные основания для отказа в государственной регистрации, принятое ранее решение о государственной регистрации товарного знака может быть подтверждено и останется в силе. В этом случае дальнейшее делопроизводство осуществляется в установленном порядке.